1 概要
 本件は、ある親出願の一部を、平成29年12月6日に新たな特許出願とし、令和元年7月5日にその特許権の設定登録がされ(特許第6547817号)、同月24日に特許掲載公報が発行された本件特許について、令和元年12月20日に特許異議の申立てがされ、特許庁は、同申立てを異議2019-701046号事件として審理し、令和2年6月2日付けで取消理由通知書を発し、令和3年1月26日付けで取消理由通知(決定の予告)をしたところ、特許権者たる原告(大日本印刷)は、同年3月29日、訂正請求書及び意見書を提出し、同年4月23日、補正書を提出して上記訂正請求書による訂正請求を補正した(本件訂正)ものの、特許庁は、令和3年7月6日付けで訂正拒絶理由通知書を発し、これに対し、原告が、同年8月6日、意見書を提出しところ、 特許庁は、令和4年3月22日に、本件訂正を認めず、取消決定したことから(訂正の目的要件違反等)、これに不服の原告が取消決定取消訴訟を提起したものです。

 これに対して、知財高裁4部(菅野さんの合議体です。)は、原告の請求を認め、取消決定を取り消しました。

 まずはクレーム等です。
【請求項1】 
        少なくとも2層を有する積層体であって、
        第1の層が、2軸延伸樹脂フィルムからなり、前記2軸延伸樹脂フィルムを構成する樹脂組成物が、ジオール単位とジカルボン酸単位とからなるポリエステルを主成分として含み、前記ポリエステルが、前記ジオール単位がバイオマス由来のエチレングリコールであり、前記ジカルボン酸単位が化石燃料由来のテレフタル酸であるバイオマス由来のポリエステルと、前記ジオール単位が化石燃料由来のエチレングリコールであり、前記ジカルボン酸単位が化石燃料由来のテレフタル酸である化石燃料由来のポリエステルとを含んでなり、前記2軸延伸樹脂フィルム中に前記バイオマス由来のポリエステルが90質量%以下含まれ、 
        第2の層が、化石燃料由来の原料を含む樹脂材料からなり、且つ、バイオマス由来の原料を含む樹脂材料を含まないことを特徴とする、積層体。
・・・
【請求項4】
 前記樹脂組成物が添加剤をさらに含んでなる、請求項1~3のいずれか一項に記載の積層体。

 なかなかに技術的勘がないと理解しにくいですけど、大日本印刷という出願人ですし、カーボンニュートラルな部材を含む積層体ということがポイントのようです。

 判旨によると、
カーボンニュートラルな樹脂からなる層を有する積層体を実現し、化石燃料の使用量を大幅に削減することができ、環境負荷を減らすことができる。また、本件発明のポリエステル樹脂組成物の積層体は、従来の化石燃料から得られる原料から製造されたポリエステル樹脂組成物の積層体と比べて、機械的特性等の物性面で遜色がないポリエステル樹脂組成物を用いているため、従来のポリエステル樹脂組成物の積層体を代替することができる
らしいです。

 本件、実は昨日に続いて、そんなに技術の理解が重要ではありませんので、おおよそ分かればいいと思います。

 で、なぜこの事件を取り上げたかというと、「特許庁、Do you really read Japanese?」って感じだったからです。

 上記のとおり、本件は訂正があります。
 その訂正は、こんな感じでした(沢山ありますが、これだけ分かれば大丈夫です。)。
イ  訂正事項2(訂正後請求項15に係る訂正)
          特許請求の範囲の請求項1を引用する請求項4の引用関係を解消して独立の請求項である請求項15とし、かつ、末尾の「。」の直前に「(但し、該積層体上に無機酸化物の蒸着膜が設けられ、その蒸着膜上にガスバリア性塗布膜が設けられてなるものを除く)」との事項を追加する。

 つまり、除くクレーム化したわけです。

 ところが、特許庁の合議体は、
本件訂正事項2ないし9において、「(但し、該積層体上に無機酸化物の蒸着膜が設けられ、その蒸着膜上にガスバリア性塗布膜が設けられてなるものを除く)」との事項を追加することは、特許請求の範囲の請求項4に係る発明の「少なくとも2層を有する積層体」外の構成である、「積層体上」という構成について特定することであり、本件訂正前の特許請求の範囲の請求項4に係る発明の「少なくとも2層を有する積層体」そのものの構成や、これを構成する層の性状や形状等の諸元を特定していないから、訂正事項2は、特許法120条の5第2項ただし書1号に掲げられた「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当せず、その他、同項ただし書各号に掲げられたいずれのものにも該当しないので、本件訂正は認められない
と判断したのです。

 私悪いのですけど、この特許庁の起案、何が言いたいのかサッパリ分かりません。
 何か妄想が酷い人、そういう感じがします。
 例えば、いやあ外を歩いてると、人工衛星の欠片が降ってくるかもしれないじゃないですか、危ないですよね~
 そうですね、じゃあ家に入ればいいじゃないですか。
 いやだめですよ。人工衛星が降ってくると屋根を突き抜けるかもしれないでしょ。
 じゃあマンションに引っ越すとかすれば。
 コンクリートが降ってくるとなお危ないでしょ。
 それもそうか(??)、じゃあどうすんですか。
 だからですね、ずっと上を向いて外を歩いてると逃げやすくていいかなあって感じです・・・(外を歩くのが危なかったのじゃねえのかよ!)。

 こういう人が無料の法律相談とかに来ると大変ですわな~。
 特許庁の取消決定はこれと同じちょっと香ばしい匂いがします。ムフフフ。

2 問題点
 問題点は上記のとおり、訂正の目的要件の違反の有無です。

 条文から見ます。
(意見書の提出等)
第百二十条の五 審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
 2 特許権者は、前項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 一 特許請求の範囲の減縮
 二 誤記又は誤訳の訂正
 三 明瞭でない記載の釈明
 四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
・・・

 この2項により、異議の手続でも訂正が出来るわけですけど、各号の要件を満たさないといけません。

 で、特許庁は、上記の除くクレーム化を、1号に該当しないし、他の号にも該当しないとしたのです。

 だけど、ちょっと考えてみりゃ分かりますが、除くクレームって普通は「減縮」です(ここは最後の拒絶理由通知での補正の要件と異なり、限定的減縮ではありませから、ね。)。

 だって、こんなのアホでもわかりますけど、一応図示します。
 スクリーンショット 2023-03-30 143437

 上が訂正前です。ある概念に含まれるAというモノだけ取り除きます。
 そうすると下の図のようになります。Aのところだけ穴ぼこになります。

 元の大きな黄色い○に比べるとAの穴ぼこだけ小さくなってますから、これは減縮です、普通は。

 だけど、特許庁の審査官のお偉方(これが審判官)にかかるとこれは減縮じゃないらしいですね~♪変なの~♫
 本当に不思議。

3 判旨
「 ⑴  訂正の目的について
ア  訂正事項2は、請求項1を引用する請求項4を新たな独立項である請求項15とし、かつ、「(但し、該積層体上に無機酸化物の蒸着膜が設けられ、その蒸着膜上にガスバリア性塗布膜が設けられてなるものを除く。)」との事項を追加するものである。
 訂正前の請求項1においては、「積層体」について、「少なくとも2層を有する積層体」と特定しているのにすぎないのであるから、ここにいう積層体には、「第1の層」、「第2の層」及びその他の任意の層からなる積層体が含まれることになるところ、「無機酸化物の蒸着膜」及び「蒸着膜上に設けられたガスバリア性塗布膜」も層を形成するものである以上、この任意の層に該当するといえる。したがって、訂正前の請求項1における積層体は、「第1の層」、「第2の層」並びに「無機酸化物の蒸着膜」及び「蒸着膜上に設けられたガスバリア性塗布膜」からなる積層体(以下「積層体A」という。)を含んでいたものである。
 そうすると、訂正事項2は、「積層体A」を含む訂正前の請求項1における積層体から積層体Aを除くものといえ、このように積層体を特定したことにより、訂正前の請求項4に係る発明の技術的発明が狭まることになるのであるから、訂正事項2が特許法120条の5第2項ただし書1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものであることは明らかである。  
イ  被告は、前記第3の1⑵ア のとおり、訂正事項2は、「積層体」から、「無機酸化物の蒸着膜」及びその上の「ガスバリア性塗布膜」を「積層体」内の構成としたものを除く記載とはなっておらず、「積層体」の外に該当する「積層体」の「上」に、新たに「無機酸化物の蒸着膜」を設け、さらにその上に「ガスバリア性塗布膜」を設けたものを除くとする記載となっているから、「積層体」の範囲自体を減縮していない旨主張する。しかし、本件発明は、「第1の層」及び「第2の層」で完結した積層体を特定事項とするものではなく、特許を受けようとする発明を、「第1の層」及び「第2の層」を有する全ての積層体とするいわゆるオープンクレームに該当するもので
あるから、権利範囲に含まれる具体的層構成を特定するに当たり、積層体の内外を形式的に区別しても意味がない(「第1の層」及び「第2の層」の外部の層も全て、本件発明における積層体の構成要素となる。)。そして、前記アのとおり、訂正事項2における「該積層体上に無機酸化物の蒸着膜が設けられ、その蒸着膜上にガスバリア性塗布膜が設けられてなるもの」の具体的な内容は、「第1の層」、「第2の層」並びに「無機酸化物の蒸着膜」及び「蒸着膜上に設けられたガスバリア性塗布膜」を備えた積層体であるから、結局、積層体Aと区別できないものである。したがって、訂正事項2は訂正前の積層体から積層体Aを除く訂正であり、「積層体」の範囲を減縮していることになる。
 また、被告は、本件訂正事項2のような「除くクレーム」とする訂正は、第三者に明細書等の記載に関して誤解を与える可能性があり、不測の不利益を及ぼす蓋然性が高いものというべきである旨主張する。しかし、被告主張のような懸念が仮にあったとしても、それは、訂正後の請求項につき、明確性要件やサポート要件等の適合性を巡って検討されるべき問題というべきであるから、いずれにしても、本件事案において、この点をもって直ちに訂正を認めない理由とすることは相当でない。 
      ウ  以上のとおりであるから、訂正事項2が特許請求の範囲の減縮を目的とするものに当たらないとした本件取消決定の判断には誤りがある。
          また、訂正事項3ないし9が特許請求の範囲の減縮を目的とするものに当たらないとした本件取消決定の判断にも誤りがある。 」

4 検討
 この判決を読むと、もの分かりん悪いやっちゃのう、良い大学出ちょっくせにこげなんも分からんのか、って感じがしますね。

 ま、特許庁の審査官・審判官も私と同じ東工大を出てる人は沢山居て、おそらく国語の点は悪かったのではないかと思います。
 そのくせ変な例外事項に拘るなどの癖が強い傾向もあります(知識がありすぎると司法試験等の短答式のテストで答えが出せなくなるっていうパターンと一緒です。昔は、短答すら受からないクソベテと呼ばれてた連中のことですな。)。

 私もそんな一人だったのですけど、司法試験の受験とその後の司法修習などで知らないうちに結構スマートに洗練されてきました(これもまた不思議です。)。

 例えば、結論と理由は分けて書いて、結論はなるべく先に書くべきだとか。あと、事実の主張と評価の主張もきちんと分けて書くべきだとか、そんな所です(ちなみに、人のやってる事なので、事実も評価も所詮味噌もクソもじゃという話もあるとは思います。しかし、事実というのは証拠で確定できるもの、評価というのは証拠では確定できないもの、という風に、一応きちんと分けられます。)。

 こういうのは、多分審査官だけ、審判官だけやってては無理だと思います、特許庁の職員の人には酷な話ではありますが。
 だからこそ、その後問題がある場合に、白黒は裁判で決めるという風になっているわけですニャー。つまり、裁判という歯止めがあるから、東工大を出たような、そんなまともな国語教育を受けてないような人達にもある程度任せてもいいだろう、そういうスキームなわけです。

 だけど、上のようなベン図的なものを描いて概念操作するというのも本来理系の人には大得意なはずのような気もします・・・。単に程度の低い審判官に当たっただけなのかもしれません。ムフフフ。

 ちなみに、Do you really read Japanese?というのは、Bing powered by OpenAIのチャットに、「「あなたは本当に日本語が読めるの?」を皮肉交じりの英語に翻訳するとどうなりますか。」と聞いた答えです。大したことねえなあ~♡

5 追伸
 毎度おなじみ流浪の弁護士、散歩のコーナーでございます。
 本日は目黒川上流側です。
 
 まずは、ここ、ここアトラスタワー五反田近くです。
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 なぜここからかというと、目黒川のほとりだからです。ここから遡ります。
 
 ボンと飛んで、目黒線の高架のある亀の甲橋です。
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 まだ全然行けます。
 往路は、向かって左の西岸の方を行きます。
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 久しぶりに提灯も出てます。
 で、よく考えるとこの辺に来たのも3/20以来で10日ぶりです。今年は雨が降ったり、私もちょこちょこ色々あったりと、ゆっくり散歩がてらの花見が出来ていなかったのですねえ、珍しく。
 ですので、ここまで残っているとは嬉しい誤算です。

 太鼓橋です。
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 太鼓橋も凄い人でした。外国人の観光客も多いです。訴求力あるのですねえ。

 次は、目黒新橋です。
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 勿論、ここも結構人が多いです。

 目黒区民センターの横辺りです。
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 桜のトンネルと化しています。
 おそらく目黒駅で降りて中目黒駅まで行く人が多いのではないでしょうか(逆のパターンも)。
 そういうことなので、ここからは一段と混みます。
 
 ふれあい橋からです。ここはほかの橋よりもちょっと高いので、目線が少し違います。
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 あと、今日は遊覧船には全く遭遇しませんでした。今ちょうど小潮(半月)なので、そのせいもあるかもしれません。

 ここは田道橋です。人多しです。
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 ほんで、中里橋です。
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 ここも人が多いです。せっかくなので、本日はビジネスコートまで行きます。

 途中、こんな感じです。
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 さらに歩きます。
 なかめ公園橋です。
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 ほんで、橋は最後。
 田楽橋です。
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 この右手を見ると・・・。

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 ビジネスコートです。
 ここまで来たのは久々です(最近裁判関係も少ないニャー。)。
 せっかくだし、警備もないので、中に入って民事の受付だけ確認しました。
 散歩の休憩所に使えるのは便利です。ムフフフ。
 
 事務所に戻ります。
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 田道橋からです。

 復路は向かって左の東岸を歩きます。
 
 ここはなかめ公園橋です。
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 中里橋です。
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 カヌーが浮かんでいます。
 大潮の満潮のときでもさすがに遊覧船はここまで来れません。大体、太鼓橋の手前くらいで折り返すようです。

 田道橋です。
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 ふれあい橋です。ここも結構綺麗です。
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 目黒新橋まではこんな感じです。
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 で、目黒新橋です。
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 ここは結構まばらなのですね。

 ほんで太鼓橋です。
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 この辺は提灯があります。で、この辺の提灯は、昔から韓流スター関係(ジュジュンがどうのこうのなど)が書かれているやつが多いです。ファンが買い占めてるのでしょうか。
 こんな感じです。
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 途中、プラウドタワー目黒MARCの裏側からです。
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 でかいっす。軽く億超えのマンションですね。
 野村不動産がやっています。
 そういえば、最近不動産会社からの郵便物が多いです。昔からコンスタントにありますが、ここ最近頻度が高くなってます。何か理由があるのでしょうかね。

 でもまあこれに安易に乗ると懲戒の元!になりますので、要注意でしょうね(私は仕事柄不動産を扱うことはありませんので、リスク0です。)。

 で、最後は、西五反田の桜並木です。
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 ここは目黒川よりちょい早いですね。葉桜になってるのもありました。


 あと、話題の違う話です。
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 これは何でしょうか。

 九州出身やお菓子の物知りだったら、即分かるでしょうね。
 福砂屋のカステラです。

 私、交通事故だとか離婚だとか相続だとか全くやりません。
 その代わり知財関係という特殊な分野を得意としていますので、お客さんが東京以外にもあったりします(地方で知財専門の弁護士はなかなか居ません。)。

 福砂屋のカステラを見ると思い出します。
 その昔、エンジニアをやってたころ、製造ラインの立ち上げのために当時のソニー長崎に長期出張してたときがありました。
 厚木に戻るときは、九十九島せんぺいとこの福砂屋のカステラが自分用のお土産でした。どっちも非常に美味しいです。

 今回は九州のお客さんってことで、久々この福砂屋の1号ですかね・・・。
 大変ありがたく頂く次第です。